总体原则:个案认定、被动保护、按需认定
驰名商标的认定遵循个案认定、被动保护、按需认定的原则。
个案认定,即驰名商标持有人认为其权利受到侵害时,可以依照《商标法》的规定请求驰名商标保护,驰名商标应当作为处理涉及商标案件需要认定的事实在个案中进行认定。
被动保护,即商标局、商标评审委员会以及人民法院等行政和司法机关并不主动对驰名商标进行认定,而是在出现权利受到侵害的情况下,根据当事人的请求,被动地对商标驰名情况作出认定,从而保护驰名商标的相关权益。
按需认定,驰名商标的认定是基于权利人提出保护请求和相关案件处理的需要而进行的认定,不是一种行政审批或者荣誉评比。
1.需要认定驰名商标的情形
《商标法》第十四条第二款至第四款分别规定了商标局、商标评审委员会和人民法院在各种情况下对驰名商标进行认定,这些情况均属于在个案中根据当事人的申请进行被动认定。
(1)行政认定
在商标注册审查、工商行政管理部门查处商标违法案件过程中,当事人依照商标法第十三条规定主张权利的,商标局根据审查、处理案件的需要,可以对商标驰名情况作出认定。
在商标争议处理过程中,当事人依照商标法第十三条规定主张权利的,商标评审委员会根据处理案件的需要,可以对商标驰名情况作出认定。
(2)司法认定
在商标民事、行政案件审理过程中,当事人依照商标法第十三条规定主张权利的,最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要,可以对商标驰名情况作出认定。
根据案件具体情况,确有必要的,在以下情形下予以认定:
1)以违反商标法第十三条的规定为由,提起的侵犯商标权诉讼;
2)以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由,提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼;
3)被告以原告的注册商标复制、摹仿或者翻译其在先未注册驰名商标为由而提起的抗辩或者反诉,并符合举证责任的规定的诉讼。
在以下情形下不予审查:
1)被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的;
2)被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的。
3)原告以被告注册、使用的域名与其注册商标相同或者近似,并通过该域名进行相关商品交易的电子商务,足以造成相关公众误认为由,提起的侵权诉讼,按照1)的规定处理。
2.生产、经营者不得标明“驰名商标”用以宣传
《商标法》第十四条第五款规定:生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上,或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。
考虑因素
1.《商标法》规定的考虑因素
认定驰名商标应当考虑下列因素:
(1)相关公众对该商标的知晓程度;
(2)该商标使用的持续时间;
(3)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;
(4)该商标作为驰名商标受保护的记录;
(5)该商标驰名的其他因素。
2. 《驰名商标认定和保护规定》规定的考虑因素
以下材料可以作为证明符合商标法第十四条第一款规定的证据材料:
(1)证明相关公众对该商标知晓程度的材料。
(2)证明该商标使用持续时间的材料,如该商标使用、注册的历史和范围的材料。该商标为未注册商标的,应当提供证明其使用持续时间不少于五年的材料。该商标为注册商标的,应当提供证明其注册时间不少于三年或者持续使用时间不少于五年的材料。
(3)证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的材料,如近三年广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等材料。
(4)证明该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的材料。
(5) 证明该商标驰名的其他证据材料,如使用该商标的主要商品在近三年的销售收入、市场占有率、净利润、纳税额、销售区域等材料。
前款所称“三年”、“五年”,是指被提出异议的商标注册申请日期、被提出无效宣告请求的商标注册申请日期之前的三年、五年,以及在查处商标违法案件中提出驰名商标保护请求日期之前的三年、五年。
3.《商标法》与《驰名商标认定和保护规定》规定的考虑因素之间的关系
商标局、商标评审委员会在认定驰名商标时,应当综合考虑《商标法》第十四条第一款和《驰名商标认定和保护规定》第九条所列各项因素,但不以满足全部因素为前提。
人民法院认定商标是否驰名,应当以证明其驰名的事实为依据,综合考虑《商标法》第十四条规定的各项因素,但是根据案件具体情况无需考虑该条规定的全部因素即足以认定商标驰名的情形除外。
4.《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》规定的考虑因素
人民法院认定商标是否驰名,应当以证明其驰名的事实为依据,综合考虑商标法第十四条第一款规定的各项因素,但是根据案件具体情况无需考虑该条规定的全部因素即足以认定商标驰名的情形除外。
当事人主张商标驰名的,应当根据案件具体情况,提供下列证据,证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时,其商标已属驰名:
(1)使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等;
(2)该商标的持续使用时间;
(3)该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围;
(4)该商标曾被作为驰名商标受保护的记录;
(5)该商标享有的市场声誉;
(6)证明该商标已属驰名的其他事实。
前款所涉及的商标使用的时间、范围、方式等,包括其核准注册前持续使用的情形。
对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等证据,人民法院应当结合认定商标驰名的其他证据,客观、全面地进行审查。
备案制度
2006年,最高人民法院发布《关于建立驰名商标司法认定备案制度的通知》,通知指出,各地人民法院在审理商标侵权等民事纠纷案件中,根据《中华人民共和国商标法》和相关司法解释的有关规定,认定了一定数量的驰名商标。根据审判工作需要,及时掌握和研究驰名商标司法认定的情况和问题,最高人民法院决定对驰名商标的司法认定设立备案制度。

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